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法律责任视角下商标恶意抢注的司法规制

商标恶意抢注 屡禁不止不仅对商 标注册秩序造成了 侵扰,也损害了诚 信经营者和消费者 的合法权益,《商 标法》责任条款的 缺失是导致这一现 象愈演愈烈的重要 原因。在现行法律 框架下应以法律责 任为中心,借鉴 法经济学的成本 收益理论,结合 《侵权责任法》 和《反不正当竞 争法》对商标恶 意抢注行为进行规 制,不失为一种有效的司法规制路径。

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一、商标恶意抢注及构成要件?

近年来,“商标恶意抢注”成为理论界和实 务界关注的热点问题,但它并非是见诸于《商标法》的概念,《商 标法》仅有第45 条第1款明确提及 “恶意注册”。从 字面解释来看, “商标抢注”即抢 先注册商标,有商 标申请人之间竞争 的含义,在市场经 济环境下其并非法 律所天然打击的对 象。我国《商标 法》采取的是申请 在先、注册确权原 则,因此,商标抢 注行为不能被一刀 切地认为是违法, 只有行为人具有恶 意才落入法律规制的范畴。笔者认为,商标恶意 抢注是指自然人、法人或其他组织明知或应知是 他人享有的商业标识或在先权利,仍然将其以不 正当手段抢先申请注册为商标的行为。构成商标 恶意抢注的要件包括以下几方面:

(一)抢注他人享有的商业标识或在先权利?

从恶意抢注的对象来看,是“他人享有的 商业标识或在先权利”。具体而言,“他人享有 的商业标识”包括:(1)与注册商标和未注册 驰名商标在相同或类似商品上使用的相同或近似的商标,其中注册驰名商标不受相同或近似商品 的限制。(2)他人已经使用并具有一定影响的商标。关于“他人享有的在先权利”,《最高人 民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题 的规定》第18条将“在先权利”解释为包括“民 事权利”和“合法权益”,笔者认为这是恰当的 扩张解释。“民事权利”应当包括姓名权、肖像 权,以及着作权、专利权、商标权等;“合法权 益”应可包含商号、域名、知名商品特有的包装 装潢、电影名称、节目名称等所享有的权益。笔 者赞同扩张解释是因为“财产论已经导致一些人 注册商标不是出于表示产品来源的目的,而是 为了圈占那些被选作商标本身,以防止他人使 用”[1],将恶意抢注对象扩展到“合法权益”可 以有效防止受财产论影响的商标权的过度扩张, 也有利于克服商标注册确权制度的积弊。?

(二)抢注人主观恶意?

从主观状态来看,抢注人需有“恶意”。 “恶意”一词体现了对行为人道德上的评价,但 “恶意”并非独立的过错类型,其性质属于直接 故意的范畴。在司法实践中,法官认为判断抢注 人具有恶意的一般标准是“明知或应知”[2]。可 见,除了“明知”这一典型的过错形态,实务界 的主流观点认为“恶意”包括“应知”这一法律 推定的过错形态,即抢注人应当知道“他人享有 的商业标识或在先权利”,可以推定其具有攀附 他人商誉获利的意图,这种法律推定减轻了原权 利人的举证责任。笔者认为,关于“应知”的判 断应当综合考虑商标构造及知名度、所处地域、 所处行业等因素。需要明确的是,基于商标注册 确权制度,非明知或应知的抢注行为属于合法的 商标注册行为。2017年施行的《关于审理商标授 权确权行政案件若干问题的规定》第23条就增加 了关于“商标申请人举证证明其没有利用在先使 用商标商誉的恶意”的除外规定。?

(三) 以不正当手段进行抢注?

从客观行为来看,抢注人是以不正当手段进行抢注。“不正当手段”的判断应当从定量和定 性两个角度加以综合判断:第一,定量判断主要 是指囤积商标的行为,即申请注册大量商标,明 确缺乏真实使用意图。此处“量”的判断也是 一个相对概念,商标局、商标评审委员会(下 称商评委)和法院需要结合抢注人是否有真实 使用意图加以判断。第二,定性判断主要从商 标构成、特定关系和注册后的行为来分析。定 性判断可从以下三个角度进行分析[3]:?

从商标构成角度分析,恶意抢注行为包括: (1)申请注册多件商标,且与他人具有较强显着 性的商标构成相同或者近似;(2)申请注册多件 商标,且与他人字号、企业名称、社会组织及其 他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢 等构成相同或者近似;(3)围绕他人具有较高知 名度的商标在多个商品或服务类别上进行注册; (4)将他人商标进行拆分组合或同音、形似替换 以及采用名人姓名的谐音。?

从特定关系角度分析,恶意抢注的行为,包 括:(1)未经授权,代理人或者代表人以自己的 名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册; (2)抢注人与在先使用人具有前一条中所述行为 以外的合同、业务往来关系或其他关系而明知该 他人商标存在。?

从注册后的行为角度分析,恶意抢注行为包 括注册后高价兜售、许可商标的行为和进行恶意 侵权诉讼的行为。

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二、责任条款缺失是商标恶意抢注屡禁不止的重要原因?

(一)责任是法律制度运行的保障?

责任作为法律制度设计的核心,是法律得 以在现实中发挥作用的基础和保障,也是行为人 进行违法行为所要付出的成本。理性选择理论是 法经济学的基本假设,即行为人能够通过比较各 种可能行动方案的成本与收益,从中选择净收 益最大的行动方案[4]。审视民事违法行为,其违法收益包括直接经济收益和潜在的市场交易机会 等;而违法成本既包括行为人实际支出成本,也 包括违法的风险成本,比如罚款、损害赔偿等。 因此,作为理性的经济人,当违法收益大于违法 成本时,行为人一般愿意承担违法的风险;当违 法成本大于违法收益时,则行为人会倾向选择遵 守法律。在制度设计和法律适用时运用经济学原 理,通过责任条款增加违法成本,可以达到震慑 违法行为人的目的。倘若责任条款缺失则会让违 法行为人“有恃无恐”。?

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(二)商标恶意抢注具有可观违法收益?

司马迁曾云:“天下熙熙,皆为利来;天下 攘攘,皆为利往。”搭便车的经济利益驱动是众 多职业商标抢注人趋之若鹜的经济原因。笔者认 为,恶意抢注人可获得的经济利益包括:(1)抢 注与有影响力的商标相同或近似的商标,可以省 去大笔广告宣传及品牌维护费用;(2)借助恶意 抢注,进行恶意诉讼获利,或者阻止相关产品进 入市场;(3)抢注成功后高价兜售商标;(4) 经销商恶意抢注商标意图获得独家经销权。如果 将商标恶意抢注行为视为民事违法行为,则上述 恶意抢注人可观的经济利益则构成其违法收益。

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(三)商标法责任条款缺失导致违法成本低?

我国商标法对于恶意抢注行为只有宣示性和 禁止性规定,而缺乏责任条款,导致行为人违法 成本低,助长了商标恶意抢注猖獗之势。2013年 《商标法》第7条明确将“诚实信用原则”作为 申请注册和使用商标应遵循的基本原则。有法官 撰文指出:“就商标司法审判而言,诚实信用不 仅是司法适用的基本原则,也可以作为解决具体 纠纷的法律规则。[5]”笔者认为,虽然“诚实信 用原则”引入《商标法》可以填补法律漏洞,但 是由于不能作为无效条款和异议条款,即没有对 应的法律责任,那么该原则就只是宣示性规定。 以最高人民法院第82号指导案例“歌力思案”为 例,最高人民法院以王碎永违反诚实信用原则为 由判其败诉,虽然遏制了商标恶意抢注人的非法获利企图,但也仅仅是驳回其诉讼请求,并未有 诸如判赔律师费、举证费等任何处罚,其结果只 是让商标恶意抢注人失去了他原本就不享有的东 西。原权利人由此蒙受的损失,诸如律师费、举 证成本、商誉损失等应当由谁承担?是否应当由 恶意抢注人进行适当的赔偿??

《商标法》关于恶意抢注的禁止性规定见诸 于第44条第1款和第45条第1款,尚且不论这两个 条款在具体案件中适用的可能性,就算适用最为 严重的后果仅仅是商标被宣告无效和损失300元 的商标注册费,恶意抢注成本何其低廉!笔者认 为在现行商标注册确权制度背景下,《商标法》 关于恶意抢注法律责任规定的缺失是导致商标恶 意抢注如此猖獗的重要原因,明晰和增加法律责 任是有效增加商标恶意抢注违法成本的路径。

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三、以法律责任为中心的司法规制路径

(一)结合《侵权责任法》进行司法规制?

通说认为,商标法属于民法领域,并且《侵 权责任法》被视为民法的责任法。故当《商标 法》缺乏对恶意抢注的责任规定时,可以由《侵 权责任法》发挥其“责任法”的作用。前文已 述,从对象来看,恶意抢注的是“他人享有的 商业标识或在先权利”。其中恶意抢注与注册 商标相同或近似的商标以及抢注损害他人的在 先权利,可以求诸于《侵权责任法》的责任条 款来规制。

1、商标恶意抢注符合一般侵权行为的构成要件?

关于一般侵权行为的构成要件,我国理论 界存在四要件说和三要件说,笔者采四要件说来 分析商标恶意抢注行为。首先,商标恶意抢注行 为具有违法性。前文已述,商标恶意抢注违法了 《商标法》的诚实信用原则和第44条和第45条的 禁止性规定。其次,商标恶意抢注会给商标在先 使用人和在先权利人造成损害。恶意抢注与注册 商标相同或近似的商标会使得消费者发生混淆,削弱商标的识别功能和质量保障功能;抢注名人 姓名、商号、作品名称、节目名称等也会损害在 先权利人的利益。此外,在先商标使用人和在先 权利人在维权诉讼中,不论是向商评委请求宣告 无效还是向人民法院起诉,均要承担举证费、律 师费等损失。再次,商标恶意抢注行为与在先商 标使用人和在先权利人所遭受的损害之间存在因 果关系。最后,商标恶意抢注人存在主观过错, 即明知或应知“他人享有商业标识或在先权利” 而进行恶意抢注。故而,商标恶意抢注符合《侵 权责任法》一般侵权行为的构成要件。

2.商标恶意抢注人的责任承担

“侵权法的经济学本质,是通过要求施害人 对受害人承担赔偿责任,将高昂的谈判成本导致 的外部效应内部化。[6]”通过《侵权责任法》对 商标恶意抢注人苛以法律责任,可增加其违法成 本,促使其在权衡成本与收益后放弃恶意抢注商 标的行为。 在司法裁判中,法官应重点考察抢注人是否 具有“恶意”,并考量“不正当手段”。若经综 合判断商标申请人的确构成以不正当手段恶意抢 注与注册商标相同或近似的商标以及抢注损害他 人的在先权利,则可依据《侵权责任法》第15 条判令恶意抢注人承担停止侵权、赔偿举证费、 律师费、消除影响等责任。由于在我国司法程序 中,法院无权直接宣告商标无效,故在判决中法 院只能采取“判令商标评审委员会针对争议商标 重新作出裁定”,最终由商评委根据《商标法》 进行恶意抢注商标的无效宣告。??

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(二)结合《反不正当竞争法》进行司法规制?

一般认为,反不正当竞争法关于知名商品 特有名称、包装装潢的规定可视为是对未注册商 标的保护条款。抢注在先使用并有一定影响的商 标、未注册驰名商标等未注册标识,可结合《反 不正当竞争法》进行司法规制。?

1、可适用一般条款规制商标恶意抢注行为

?新《反不正当竞争法》完善了一般条款及其构成要素,突出维护市场竞争秩序和保护消费者 利益。该条款适用条件为:(1)在生产经营活动 中发生的行为;(2)用于认定法律未列举的不正 当竞争行为;(3)扰乱市场竞争秩序,损害其他 经营者、消费者的合法权益[7]。?

商标恶意抢注行为符合新《反不正当竞争 法》一般条款的适用条件,具言之:首先,商标 恶意抢注行为发生在生产经营过程中;其次,商 标恶意抢注并非新《反不正当竞争法》明确列举 的不正当竞争行为;最后,商标恶意抢注行为扰 乱了市场竞争秩序,损害了诚信经营者的合法利 益,割裂了商标与特定商品和服务的联系,增加 了消费者搜寻商品和服务的成本。?

2.新《反不正当竞争法》第6条能否适用的分析?

能否直接适用新《反不正当竞争法》第6条 的关键在于,商标恶意抢注是否可视为反不正当 竞争法视阈中的混淆行为。通说认为,混淆理论 是商标法侵权判定的基石。根据新《反不正当竞 争法》第6条第(四)项兜底条款的规定,其禁 止的仿冒混淆行为,与商标混淆一样,应以“足 以导致混淆”为要件。但是分别根据《商标法》 和《反不正当竞争法》来判断商标恶意抢注是否 构成混淆行为,得到的答案是不同的。构成商标 混淆的前提是属于商标性使用,而商标恶意抢注 行为不符合《商标法》第48条关于商标使用的规 定,因而不满足商标侵权的判定标准,这也是商 标侵权行为与商标恶意抢注行为的分野。?

新《反不正当竞争法》第6条立足于规制仿 冒商业标识导致混淆的行为,以“引人误认为是 他人商品或者与他人存在特定联系”作为混淆性 要件,替代2001年《商标法》规定的“造成和 他人的知名商品相混淆”“引人误以为是他人的 商品”,加之第(四)项兜底的表述,明确扩张 了混淆的类型和范围。[8]就商标恶意抢注而言, 可以从注册后的用途来判断是否构成市场混淆: (1)若抢注成功后恶意抢注人将该商标用于自己的商品或服务上,使得相关公众误以为是他人的 商品或服务,则构成狭义的商品混淆;(2)若抢 注成功后恶意抢注人并未进行商标使用,仅仅将 抢注商标作为恶意侵权诉讼的武器或者高价兜售 的对象,会使相关公众误以为恶意抢注人为真实 商标权利人,而原商标使用人是未经许可而擅自 使用商标,可理解为“引人误认为与他人存在特 定联系”。因此,商标恶意抢注行为符合新《反 不正当竞争法》的混淆性要件,可以适用新《反 不正当竞争法》第6条进行规制。

3.商标恶意抢注人的责任承担

综上所述,恶意抢注在先使用并有一定影响 的商标、未注册驰名商标等未注册标识,可以适 用新《反不正当竞争法》一般条款和第6条对商 标恶意抢注行为进行司法规制,根据该法第17条 和第18条对商标恶意抢注人苛以法律责任,包 括停止违法行为、赔偿律师费等损失、处以罚款 等等,增加恶意抢注人的违法成本。值得一提的 是,若抢注成功后恶意抢注人仅仅将抢注商标作 为恶意侵权诉讼的武器而不使用该商标,在这种 情形下,恶意抢注人构成知识产权滥用。最高人 民法院在“歌力思案”中明确指出:“王碎永以 非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行 为提起的侵权之诉,构成权利滥用,其与此有关 的诉讼请求不应得到法律的支持”。笔者认为, 恶意抢注人滥用诉权的情形,司法判决不能仅仅 是驳回其诉讼请求,对于情节严重的应当判令恶 意抢注人承担相应的损害赔偿责任。

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结语

《商标法》法律责任条款的缺失导致违法成 本低,这是商标恶意抢注屡禁不止的重要原因。 《商标法》第7条诚实信用条款不宜成为规制商 标恶意抢注行为的常用条款:一是其没有对应的 责任条款;二是会使其沦为“口袋规则”,削弱 《商标法》的权威性和稳定性。违反商标法《商 标法》禁止性条款最严重的结果是注册商标被宣告无效,不足以震慑恶意抢注人。借鉴法经济学 的经济人假设和成本收益理论,在现行法律框架 下商标恶意抢注的司法规制应当以法律责任为 中心,结合《侵权责任法》和《反不正当竞争 法》进行司法规制,可弥补《商标法》法律责 任的缺位。

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本文系上海市社会科学规划一般项目:《商标恶意抢注法律规制研究》的阶段性研究成果,项目号:2017BFX005。 ? ? 作者单位:华东政法大学知识产权学院

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参考文献:

[1] 彭学龙:《商标法的符号学分析》,法律出版社 2007年版,第307页。?

[2] 苏志甫:《恶意抢注他人在先商标行为的司法认 定》,载于《人民司法(案例)》,2017年第29期, 第44页;穆颖:《商标恶意抢注的判定规则——以“明知或应知”的主观状态为核心》,载于《中华商 标》,2017年第1期,第30页。?

[3] 参见《商标法》第15条和《商标审理与审查标准》关于“不正当手段的判定”。?

[4] 肖松:《法经济学(第二版)》,北京师范大学 出版社2017年版,第5页。?

[5] 芮文彪、凌宗亮:《新<商标法>诚实信用原则的 本质及司法适用》,载于《电子知识产权》,2015年 第1期,第103页。?

[6] [美]罗伯特·D.考特、托马斯·S.尤伦着,施少

华、姜建强等译、张军校审:《法和经济学(第三 版)》,上海财经大学出版社2002年版,第248页。

?[7] 孔祥俊:《不正当竞争行为的一般条款》,载于 《中国工商报》,2017年11月23日第005版,第1页。

?[8] 孔祥俊:《新修订反不正当竞争法释评》,载于 上海交大知识产权与竞争法研究院微信公众号,http:// mp.weixin.qq.com/s/NZ9O-xNaLeY6edGLNW3uPg,最 后访问日期为2018年5月9日。

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